logo
WIEDZA
Polska reklama i poligrafiaWIEDZA

Dlaczego i kiedy przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

  PR 12.07.2021, przeczytano 574 razy

Już na etapie pomysłu wprowadzania nowej marki na rynek, wybierania nazwy, pod jaką będziemy działać czy domeny internetowej warto jest pomyśleć o przyszłości. W tym celu dobrze jest „zbadać” czy nowa marka ma szansę na uzyskanie prawnej ochrony w postaci rejestracji znaku towarowego. Co istotniejsze należy też zweryfikować czy wchodząc z nią na rynek nie dojdzie do złamania prawa i naruszenia praw innych podmiotów.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dlaczego-i-kiedy-przeprowadzic-badanie-zdolnosci-rejestrowej-znaku-towarowego,392249,artykul.html

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Niestety najczęściej zdarza się, że podmiot, którego prawa zostały naruszone podejmuje działania, jak już marka zaistniała na rynku, a co się z tym wiąże, jak już zostały poniesione koszty, często znaczne - na opracowanie logo, zaprojektowanie etykiet, wprowadzenie produktu na rynek oraz działania marketingowe.

Nowa marka powinna spełniać dwa podstawowe warunki. Z jednej strony dobrze, aby była prosta, chwytliwa i zapadała w pamięć, a z drugiej miała tzw. zdolność rejestrową, czyli powinno się ją dać zarejestrować jako znak towarowy. Można to sprawdzić poprzez zlecenie tego profesjonaliście, który wykona tzw. badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Oczywiście takie badanie można zrobić samodzielnie, ale aby było wykonane kompleksowo warto skorzystać z pomocy.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika bowiem, że najczęściej samodzielne badanie przez przedsiębiorców ogranicza się do wpisania wybranego oznaczenia w wyszukiwarkę internetową oraz sprawdzenia dostępności domeny. Są to oczywiście dobre sposoby, ale jedynie uzupełniające i nie powinny przesądzać o wyborze.

Co ważne, sama rejestracja firmy w KRS czy CEIDG nie przesądzi o naszym prawie do danego oznaczenia i nie zniesie bezprawności w przypadku naruszenia cudzych praw wyłącznych. Badanie zdolności rejestrowej znaku przez profesjonalistę jest wskazane, gdyż jest ono poparte wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim znajomością przepisów prawa.

Na czym polega badanie znaku?

Celem badania jest sprawdzenie, czy dane oznaczenie może być używane jako nazwa działalności, użyte w nazwie domeny internetowej i w przyszłości zarejestrowane jako znak towarowy. Uwzględnia się przy tym zakres terytorialny planowanej działalności oraz jej przedmiot.  W ramach badania zostaje sprawdzone czy proponowane lub podobne oznaczenia nie korzystają z ochrony, lub czy nie zostały już zgłoszone takie oznaczenia lub oznaczenia podobne, z którymi mogłaby zaistnieć kolizja, na rzecz innego przedsiębiorcy bądź osoby fizycznej w Polsce, na terenie Unii Europejskiej oraz czy takie oznaczenia nie są używane obecnie w obrocie przez inne podmioty dla podobnych usług.

Istotnym jest, że ani Urząd Patentowy RP, ani też Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) nie badają same z urzędu podobieństwa znaku do znaków wcześniejszych. Zgłoszenie może zostać zakwestionowane w drodze sprzeciwu uprawnionego z wcześniejszego znaku lub podmiotu posługującego się podobną nazwą jako firmą przedsiębiorstwa.

Podobieństwo badane jest wtedy przez Urząd według pewnych reguł. Musi wystąpić tzw. ryzyko wprowadzenia w błąd klientów, będące wynikową podobieństwa znaków i usług, przy czym przy identyczności towarów i usług mniej rygorystycznie ocenianie jest podobieństwo znaków.

Istotnym jest, że podstawą sprzeciwu nie musi być zarejestrowany znak wcześniejszy. Podstawą sprzeciwu może być także naruszenie praw majątkowych i osobistych, czyli np. firmy przedsiębiorcy. Nie jest możliwe sprawdzenie wszystkich oznaczeń używanych na terenie Unii Europejskiej, które nie są w oficjalnych bazach, niemniej jednak przeprowadzenie badania już w oparciu o zgłoszone znaki towarowe znacznie eliminuje ryzyko.

Urząd ocenia, jednakże "z urzędu" względne przesłanki braku zdolności rejestracyjnej znaku, takie jak brak zdolności odróżniającej znaku dla towarów/usług, które mają być takim znakiem oznaczane.

Istotnym jest, że o ile bezwzględne przesłanki odmowy ocenić jest dość łatwo, to przy tych względnych należy mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie związane z oceną podobieństwa oznaczeń przez pryzmat nie tylko przepisów, ale przede wszystkim orzecznictwa i wypracowanych w nim reguł. Nie jest przy tym ważne czy według zgłaszającego znaki są podobne, ale to jak oceni to podobieństwo Urząd czy też Sąd. Jest to o tyle ważne, że kolizyjne są nie tylko znaki identyczne, ale w większości podobne. Ponadto dokonując całościowej oceny w zakresie podobieństwo ocenić należy nie tylko znaki, ale również - w pierwszej kolejności towary i usługi, dla których znaki są zgłoszone/zarejestrowane.

Co zrobić w momencie znalezienia podobnych znaków?

Istotne jest wskazanie przez profesjonalistę potencjalnych zagrożeń, w tym odnalezionych znaków potencjalnie kolizyjnych oraz wskazanie możliwości działania, w tym wskazanie, kiedy odradza się rejestrację znaku z uwagi na ryzyku odmowy udzielenia prawa ochronnego i potencjalnego naruszenia prawa innego podmiotu.

Warto zatem przeprowadzić badanie przed poniesieniem nakładów na nową markę, bowiem w przypadku wyboru oznaczenia, które narusza cudze prawa, ryzykuje się tym, że konkurent:

  • może na etapie zgłoszenia złożyć sprzeciw i w rezultacie doprowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
  • może w przeciągu 5 lat od rejestracji znaku wnieść o jego unieważnienie;
  • może złożyć do sądu pozew o naruszenie.

A wszystkie te działania będą generowały dodatkowe koszty.

Przykład z historii klienta

W ostatnim czasie zgłosił się do mnie klient, który od kilku lat używa swojego znaku, ale dopiero niedawno postanowił go zgłosić do Urzędu Patentowego. Jakież było jego zdziwienie jak dostał od podmiotu ze Szwajcarii wezwanie do ograniczenia wykazu towarów i zaniechaniu używania znaku dla części towarów i usług. Znak Klienta zawierał w sobie w całości znak mający ochronę między innymi w całej Unii Europejskiej, a więc również mogący stanowić podstawę odmowy udzielenia prawa w Polsce. Klient zdziwiony, że przecież używa znaku tylko w Polsce, że uprawniony z wcześniejszego prawa nie jest obecny w Polsce i że ogólnie mówiąc „to wszystko bez sensu”.

W tej sprawie udało się wynegocjować tzw. umowę o koegzystencji znaków na rynku i ograniczyć negatywne konsekwencje naruszenia cudzych praw, ale nie zawsze tak to się kończy. Gdyby zostało wcześniej przeprowadzone profesjonalnie badanie z całą pewnością przeciwstawiony znak zostałby ujawniony i można by było zgłosić go w takiej formie i dla takich towarów, aby zminimalizować ryzyko kolizji.

To jest tylko jeden z przykładów pokazujących, że warto zawczasu podjąć odpowiednie kroki.

Źródło: KZ Legal

Dodatkowe informacje:

Autorem artykułu jest Aleksandra Zaliwska, Radca Prawny, Partner KZ Legal (Krzemień Zaliwska Adwokaci i Radcowie Prawni SP.P.)

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowe dni wolne dla pracowników załatwiających “sprawy rodzinne”, większa elastyczność w ustalaniu dni i godzin pracy dla rodziców? To nie mrzonka! Na liście prac programowych Rady Ministrów pojawiły się elementy nowej dyrektywy unijnej work-life balance. Czas na jej implementację mija w sierpniu 2022 roku. Jakich...
Dzisiejszy świat opiera się na szybkiej informacji. Nie byłoby w tym stwierdzeniu nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, iż potrzeba pozyskiwania informacji graniczy wielokrotnie z uzależnieniem od niej. Dziś jesteśmy tym, co wiemy i jak szybko potrafimy tę wiedzę pozyskać, oraz - co niezwykle istotne - podzielić się nią z innymi. Coraz więcej z nas nie chce pozostawać anonimowymi....
CCL na targach Drinktec: etykiety dla trzech megatrendów w sektorze napojowym
Największym i najbardziej wyczekiwanym w branży napojów wydarzeniem są targi drinktec w Monachium, które odbędą się już za niespełna miesiąc, w dniach 12 – 16 września 2022 roku. CCL Label zaprezentuje na nich swoje zrównoważone innowacje w zakresie etykiet i rękawów termokurczliwych, które nie tylko wspierają recykling i ponowne...
Na co e-sklepy powinny zwracać uwagę, by zyskać klienta
Polska gospodarka po pandemii koronawirusa zdecydowanie odżyła, dzięki czemu możemy swobodnie wybierać między różnymi formami robienia zakupów. Miało to także wpływ na sam przebieg sposobu w jaki ich dokonujemy. Dziś możemy robić je tak, jak jest nam w danym momencie najwygodniej – stacjonarnie lub cyfrowo. Według raportu „Omni-commerce. Kupuję...
Od 100 tys. do 1,8 mln - jak Intenson rozwinął swój sklep internetowy
Intenson SA (wcześniej: Intenson Europe), jeden z liderów polskiej branży superfoods, zwiększa przychody z kanału online. W I kw. 2022 wyniosły one już 1,8 mln zł1, w porównaniu z 888 tys. rok wcześniej i 109 tys. zł w 2020, w tym samym okresie. Michał Lasocki, prezes spółki, opowiada o szczegółach.
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764