logo
WIEDZA
Polska reklama i poligrafiaWIEDZA

Dlaczego i kiedy przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

  PR 12.07.2021, przeczytano 362 razy

Już na etapie pomysłu wprowadzania nowej marki na rynek, wybierania nazwy, pod jaką będziemy działać czy domeny internetowej warto jest pomyśleć o przyszłości. W tym celu dobrze jest „zbadać” czy nowa marka ma szansę na uzyskanie prawnej ochrony w postaci rejestracji znaku towarowego. Co istotniejsze należy też zweryfikować czy wchodząc z nią na rynek nie dojdzie do złamania prawa i naruszenia praw innych podmiotów.


Artykuł pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dlaczego-i-kiedy-przeprowadzic-badanie-zdolnosci-rejestrowej-znaku-towarowego,392249,artykul.html

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Niestety najczęściej zdarza się, że podmiot, którego prawa zostały naruszone podejmuje działania, jak już marka zaistniała na rynku, a co się z tym wiąże, jak już zostały poniesione koszty, często znaczne - na opracowanie logo, zaprojektowanie etykiet, wprowadzenie produktu na rynek oraz działania marketingowe.

Nowa marka powinna spełniać dwa podstawowe warunki. Z jednej strony dobrze, aby była prosta, chwytliwa i zapadała w pamięć, a z drugiej miała tzw. zdolność rejestrową, czyli powinno się ją dać zarejestrować jako znak towarowy. Można to sprawdzić poprzez zlecenie tego profesjonaliście, który wykona tzw. badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Oczywiście takie badanie można zrobić samodzielnie, ale aby było wykonane kompleksowo warto skorzystać z pomocy.

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika bowiem, że najczęściej samodzielne badanie przez przedsiębiorców ogranicza się do wpisania wybranego oznaczenia w wyszukiwarkę internetową oraz sprawdzenia dostępności domeny. Są to oczywiście dobre sposoby, ale jedynie uzupełniające i nie powinny przesądzać o wyborze.

Co ważne, sama rejestracja firmy w KRS czy CEIDG nie przesądzi o naszym prawie do danego oznaczenia i nie zniesie bezprawności w przypadku naruszenia cudzych praw wyłącznych. Badanie zdolności rejestrowej znaku przez profesjonalistę jest wskazane, gdyż jest ono poparte wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim znajomością przepisów prawa.

Na czym polega badanie znaku?

Celem badania jest sprawdzenie, czy dane oznaczenie może być używane jako nazwa działalności, użyte w nazwie domeny internetowej i w przyszłości zarejestrowane jako znak towarowy. Uwzględnia się przy tym zakres terytorialny planowanej działalności oraz jej przedmiot.  W ramach badania zostaje sprawdzone czy proponowane lub podobne oznaczenia nie korzystają z ochrony, lub czy nie zostały już zgłoszone takie oznaczenia lub oznaczenia podobne, z którymi mogłaby zaistnieć kolizja, na rzecz innego przedsiębiorcy bądź osoby fizycznej w Polsce, na terenie Unii Europejskiej oraz czy takie oznaczenia nie są używane obecnie w obrocie przez inne podmioty dla podobnych usług.

Istotnym jest, że ani Urząd Patentowy RP, ani też Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) nie badają same z urzędu podobieństwa znaku do znaków wcześniejszych. Zgłoszenie może zostać zakwestionowane w drodze sprzeciwu uprawnionego z wcześniejszego znaku lub podmiotu posługującego się podobną nazwą jako firmą przedsiębiorstwa.

Podobieństwo badane jest wtedy przez Urząd według pewnych reguł. Musi wystąpić tzw. ryzyko wprowadzenia w błąd klientów, będące wynikową podobieństwa znaków i usług, przy czym przy identyczności towarów i usług mniej rygorystycznie ocenianie jest podobieństwo znaków.

Istotnym jest, że podstawą sprzeciwu nie musi być zarejestrowany znak wcześniejszy. Podstawą sprzeciwu może być także naruszenie praw majątkowych i osobistych, czyli np. firmy przedsiębiorcy. Nie jest możliwe sprawdzenie wszystkich oznaczeń używanych na terenie Unii Europejskiej, które nie są w oficjalnych bazach, niemniej jednak przeprowadzenie badania już w oparciu o zgłoszone znaki towarowe znacznie eliminuje ryzyko.

Urząd ocenia, jednakże "z urzędu" względne przesłanki braku zdolności rejestracyjnej znaku, takie jak brak zdolności odróżniającej znaku dla towarów/usług, które mają być takim znakiem oznaczane.

Istotnym jest, że o ile bezwzględne przesłanki odmowy ocenić jest dość łatwo, to przy tych względnych należy mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie związane z oceną podobieństwa oznaczeń przez pryzmat nie tylko przepisów, ale przede wszystkim orzecznictwa i wypracowanych w nim reguł. Nie jest przy tym ważne czy według zgłaszającego znaki są podobne, ale to jak oceni to podobieństwo Urząd czy też Sąd. Jest to o tyle ważne, że kolizyjne są nie tylko znaki identyczne, ale w większości podobne. Ponadto dokonując całościowej oceny w zakresie podobieństwo ocenić należy nie tylko znaki, ale również - w pierwszej kolejności towary i usługi, dla których znaki są zgłoszone/zarejestrowane.

Co zrobić w momencie znalezienia podobnych znaków?

Istotne jest wskazanie przez profesjonalistę potencjalnych zagrożeń, w tym odnalezionych znaków potencjalnie kolizyjnych oraz wskazanie możliwości działania, w tym wskazanie, kiedy odradza się rejestrację znaku z uwagi na ryzyku odmowy udzielenia prawa ochronnego i potencjalnego naruszenia prawa innego podmiotu.

Warto zatem przeprowadzić badanie przed poniesieniem nakładów na nową markę, bowiem w przypadku wyboru oznaczenia, które narusza cudze prawa, ryzykuje się tym, że konkurent:

  • może na etapie zgłoszenia złożyć sprzeciw i w rezultacie doprowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
  • może w przeciągu 5 lat od rejestracji znaku wnieść o jego unieważnienie;
  • może złożyć do sądu pozew o naruszenie.

A wszystkie te działania będą generowały dodatkowe koszty.

Przykład z historii klienta

W ostatnim czasie zgłosił się do mnie klient, który od kilku lat używa swojego znaku, ale dopiero niedawno postanowił go zgłosić do Urzędu Patentowego. Jakież było jego zdziwienie jak dostał od podmiotu ze Szwajcarii wezwanie do ograniczenia wykazu towarów i zaniechaniu używania znaku dla części towarów i usług. Znak Klienta zawierał w sobie w całości znak mający ochronę między innymi w całej Unii Europejskiej, a więc również mogący stanowić podstawę odmowy udzielenia prawa w Polsce. Klient zdziwiony, że przecież używa znaku tylko w Polsce, że uprawniony z wcześniejszego prawa nie jest obecny w Polsce i że ogólnie mówiąc „to wszystko bez sensu”.

W tej sprawie udało się wynegocjować tzw. umowę o koegzystencji znaków na rynku i ograniczyć negatywne konsekwencje naruszenia cudzych praw, ale nie zawsze tak to się kończy. Gdyby zostało wcześniej przeprowadzone profesjonalnie badanie z całą pewnością przeciwstawiony znak zostałby ujawniony i można by było zgłosić go w takiej formie i dla takich towarów, aby zminimalizować ryzyko kolizji.

To jest tylko jeden z przykładów pokazujących, że warto zawczasu podjąć odpowiednie kroki.

Źródło: KZ Legal

Dodatkowe informacje:

Autorem artykułu jest Aleksandra Zaliwska, Radca Prawny, Partner KZ Legal (Krzemień Zaliwska Adwokaci i Radcowie Prawni SP.P.)

PR - Tekst opublikowany bezpłatnie na podstawie promocyjnych materiałów prasowych. Redakcja nie odpowiada za jego treść.

REKLAMA

Komentarze

Zaloguj się i dodaj komentarz

Najnowsze w tym dziale

Fusion shoppers nowym wyzwaniem handlu detalicznego
Eksperci DS Smith twierdzą, że obostrzenia związane z pandemią COVID-19 spowodowały ewolucję zachowań konsumenckich. W efekcie doszło do narodzin nowego rodzaju konsumenta tzw. fusion shopper. Tego typu osoba dzieli swój czas na zakupy w sklepach stacjonarnych, internetowych i click&collect, stawiając detalistów przed ogromną presją nadążenia za nowymi nawykami...
Umowa o przeniesienie praw autorskich – co powinno się w niej znaleźć?
Z umową o przeniesienie autorskich praw majątkowych wcześniej czy później spotka się każdy twórca. O czym powinien pamiętać twórca, który zamierza podpisać umowę o przeniesienie praw autorskich? Co powinno znaleźć się w prawidłowo stworzonej umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych?
10 faktów o sterowcach Goodyear Blimp
Goodyear eksploatuje sterowce od ponad 100 lat. Kultowe obiekty powietrzne w niebiesko-żółtych barwach stały się rozpoznawalnym symbolem marki dzięki obecności na najważniejszych wydarzeniach sportowo-kulturalnych. Obecnie w Ameryce Północnej i Europie działają cztery statki powietrzne Goodyear Blimp, powszechnie nazywane sterowcami, ale gdyby rozpatrywać je w ujęciu...
Wyzwania w branży tekstylnej dzięki cięciu laserem – Summa L Series
Inwestowanie w nową technologię cięcia może być trudnym zadaniem, w ramach którego uwzględnić trzeba naprawdę sporo czynników. Jednakże w przemyśle tekstylnym sytuacja się zmienia, a zmiany te zachodzą całkiem szybko. Trendy ulegają przekształceniu, a wyzwania, jakim są odpady muszą zostać skutecznie podjęte. Jeśli spojrzeć na niezawodność i wszechstronność cięcia...
Wizytówki Multiloft

Praktyczny Poradnik Poligraficzny: Wizytówki Multiloft

W naszym wizytówkowym serialu dziś niewątpliwy hit ostatnich lat, jakim jest technologia Multiloft. Ta swoista składanka kilku rodzajów papierów, robi prawdziwą furorę w przemyśle poligraficznym i jako technologia produkcji wizytówek, zasługuje na szczególne zainteresowanie zarówno ze strony...
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764